기업맞장 4화 : 직원 v. 마이크로소프트 [앱/특허/직무발명보상금]

 

기업맞장 4화

이번 기업맞장의 주제는: 연구원님들의 보너스라고 불리는 직무발명 보상금.

 

연구원님들이 회사에서 아이디어를 내고, 회사에게 아이디어를 냈다고 통지하면,

회사는 연구원님들의 아이디어를 살지 말지 결정해야 하고,

회사는 연구원님들의 아이디어를 산다고 결정한 경우, 보상금을 연구원님들에게 주어야 하고,

만약 연구원님들의 아이디어를 안 산다고 결정한 경우, 보상금을 줄 필요는 없지만, 그 아이디어에 대해 연구원님들이 권리를 갖게 된 경우 회사는 이를 함부로 사용할 수 없다.

 

직무발명 보상금을 가스라이팅하는 회사는 이 보상금을 주는 건 R&D를 장려하는 차원에서...라고 하지만

사실, 직무발명 보상금은 연구원님들의 아이디어를 회사에게 판 일종의 양도대가이므로, 당연히 주어야 하는 돈이다. 

다만, 그 아이디어의 가치를 산정하는게 어려우니,

일단 일괄적으로 회사 내에서 A/B/C 등급 등으로 결정하여 보상금을 주는 등 노사합의를 통해 결정된 보상금 규정에 따라 보상금을 준다.

 

 

 

다만, 재직 당시 발명에 대한 권리를 퇴사후에 주장...한 경우에는 보통 회사에서도 규정을 통해 보상금을 주는 경우보다는 배를 째는 경우가 많아, 보상금 문제가 터지게 된다. 

 

그래서 이번 맞장은 기업 간 대결이 아니라, (퇴사한) 직원 대 기업 간의 대결!

보상금 규정이 제대로 정해져 있지 않다면, 또는 그 보상금 규정에도 불구하고 

그 아이디어의 실질적인 가치를 평가한 뒤에 그만큼 보상금을 청구할 수 있는데,

과연 마이크로소프트의 연구원들의 아이디어의 가치는 어떻게 얼마나 산정되었을까?

그리고 대한민국 모든 근로자들에게 아이디어를 갈취(?)하는 회사에게 맞장을 뜨기 위해서는 어떤 준비를 해야 하는걸까?

등등을 이번 사건을 통해 알아보자.

 

1. 아이디어(특허권), 원고, 피고, 소송물

(1) 아이디어(특허권) - 패밀리 특허: KR10-1598632 (우선권 주장의 기초가 되는 발명) -> CN(등록)/EP(거절)/US(등록) 다국 출원, 총 5개 특허(KR/CN/CN/EP/US)

 

1	CN102035935	CN	중국	A
2	CN104104823	CN	중국	A
3	EP02323370  (거절)	EP	유럽특허청(EPO)	A1
4	US08724004	US	미국	B2

 

 

(2) 각 원고 - 마소 직원 (공동 발명) / 피고 - 마소

 

(3) 1심 소송 - 원고들에게 각 2천만원 +(소장부본송달일 다음날~1심선고일)이자(5%)+(1심선고일다음날~다갚는날)지연손해금(12%) 

 

(4) 2심 소송 - 원/피고 모두 불복

 

2. 아이디어와 관련된 사건

(1) 크로스라이선스 - 각자 보유하고 있는 특허 등 지식재산권의 상호 실시사용을 허락하면서, 2011년부터 마소가 I 에게 매년 일정한 실시료를 추가로 지급하는 계약을 체결

(2) 조건부 실시료 감액 협상 체결 및 발효 - 위 계약 중 I가 J를 상대로 하는 소송에서 문제된 미국 특허( US 5758352)에 대해 I가 패소하는 경우 마소가 지급하는 실시료를 40% 감액하기로 협상, 이후 패소하여 해당 조항의 효력이 발효됨.

(3) 그랜트백 조항이 포함된 양도 계약 체결 및 양도금액 추가 협상 - 마소는 I 가 설립한 지식재산권 관리 회사 K에게 29개의 특허(해당 패밀리 특허가 포함)를 양도하되, 그 중 해당 패밀리특허에 대해서는 감액된 1년분 실시료액의 40%( 23,898,935.7 달러) 만큼을 양도금액으로 양도하는  계약을 체결. 이 계약에는 양도된 특허뿐만 아니라 해당 특허로부터 개선된 미래의 개량특허에 대해서 양도인에게 무상의 통상실시권을 부여하는 조항(일명 그랜트백 라이선스 조항)이 포함됨. 

(4) 별도의 2014년분 실시료 감액 협상 및 12개의 패밀리 특허 양수 계약 - 이후, 2014년분 실시료 금액을 20,000,000달러로 재조정하였고, 다른 12개의 패밀리특허를 양도하면서 그 양도금액을 실시료 감면 금액인 20,000,000달러로 정함. (즉 상계함)

 

3. 보상금 청구권의 성질, 보상금 산정 방식, 보상금 근거, 산정 금액 및 시점, 및 인용 여부

(1) 성질 - 기한이 없는 채무 / 원화채권

1) 직무발명에 관한 근무규정 등에서 직무발명 보상금의 지급시기를 정하고 있다 는 등의 특별한 사정이 없는 한 이행기한의 정함이 없는 채무

따라서, "이행청구를 받은 때부터" 지체 책임을 지므로, 소장 부분 송달일 다음날부터 지연손해금 발생됨.

2) 당사자가 외국통화로 지 급하기로 약정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 채권액이 외국통화로 지정된 외화 채권이라고 할 수 없다.

(외화채권: 원심 변론 종결 당시의 환율을 적용)

(원화채권: 1심 변론 종결 당시의 환율을 적용)

 

(판례가 사용자에게 이익이 발생할 양도 당시의 환율이 아니라 1심 변론 종결 당시의 환율을 적용한 근거:

 

직무발명보상금 산정 시 사후에 발생한 사용자의 이익에 여러 요소를 반영하여 이를 승계시점으로 되돌려 정당한 보상액을 정하는 점,

사용자가 수년간에 걸쳐 외화로 실시료 등의 이익을 얻었고 해당 기간 중 환율에 변동이 있었던 경우 법원은 그 이익에 대하여 해당 기간 중 연도별 평균 환율 내지 해당기간 전체에 걸친 평균 환율 등을 적용하는 등의 방법으로 산정할 수 있는 점(2019나2084)

 

 

(2) 보상금 산정 방식 = 사용자의 이익(직무발명 양도로 인하여 피고가 얻을 이익)

× 발명자공헌도(1-사용자 공헌도)

× 발명자들 사이에서 원고들의 기여율

 

(3) 실시보상금 중 타사실시보상금 + 미실시기간보상금 + 처분보상금

1) 타사실시보상금 - X

타사(삼성전자)가 실시하는 발명에 대한 손해배상을 청구할 수 있었다...는 손해배상청구권은 현실적확정적이어서 별도의 절차 없이도 배상을 받을 수 있을 정도의 약정 또는 합의에 이르렀다는 증거가 없어 배척됨.

 

2) 미실시기간보상금 - X

출원일로부터 발명의 실시까지의 미실시기간 역시 라이선스 및 양도의 '가능성'이 있어 그를 통한 독점배타적 이익을 얻었다...고 주장하였으나 역시 증거가 없어 배척됨.

 

3) 처분보상금 - 일부O, 약 21만6천달러. 양도 당시 달러의 매매기준율(1203원) 기준 

(그랜트백 이익) - X : 이 사건 패밀리 특허와 관련된 개량발명이 특허로 출원/등록되지 않음

(양도계약 이익) - O : 마소가 실시료 감액 협상을 요구하자 I는 협상의 카드로 I가 소프트웨어를 마소 제품에 탑재해줄 것을 요구하고, 마소가 이에 반대하면서, I가 마소에게의 패밀리 특허의 양도를 요구하는 등 양도계약에 있어 일정한 가치가 인정된다고 봄.

(양도계약 이익으로서 실시료 감면액을 포함할지) - O : 특허권 양도는 형식적이고, 그 실질은 크로스 라이선스 계약에 따른 실시료 감면약정까지 모두 포함되어 있으므로, 실시료 감면액에는 양도대가가 포함된다고 봄.

(실시료 감면액 중 패밀리 특허의 처분 대가의 비율 및 전체 처분 대가) : 20% 로 자체 평가하여, (특허 양도가 주된 교섭의 대상이 아니었던 점을 근거), 약 480만달러로 측정해버림. 

(약 480만 달러의 패밀리 특허의 처분대가 중 직무발명의 비중 및 그 대가) : 마소가 산정한 직무발명의 가액/패밀리특허의 가액은 6천5백만원 (회계처리에 반영) / 전체 14억이므로, 그 비율(4.51%)만큼 곱하여, 약 21만6천달러.

 

(처분대가 중 사용자의 통상실시료 상당액 공제) - X

양도하는 경우, 사용자(마소)는 그 특허를 실시할 수 없게 되기 때문에, 그 실시료 상당액을 지불해야 하므로, 양도금액에서 그 실시료 상당액을 공제하는 것이 일반적이지만, 여기서는 그랜트백 라이선스 조항이 있으므로, 마소는 그 특허를 무상으로 실시할 수 있으므로, 이를 처분대가에서 공제하지 않는다.

 

(2) 발명자 공헌도 = 10% / 발명자(6인) 

 

--참고자료--

 

마소의 직무발명 보상 규정

(마소)KR10-1598632.pdf

0.94MB

2022나1760.pdf

0.58MB

2023다287168.pdf

0.08MB