기업맞장 3화
콜라보(협력)이 필수인 시대다.
아무리 굴지의 기업도 인플루언서 앞에서는 넢죽 업드려야 하고, (예) 네고왕)
자기가 차지하고 있는 시장에서는 1위인 기업도 다른 시장으로 진출하려고 하면 그 시장의 플레이어와 협력해야 살아남고, (예 곰표 맥주 - 세븐 브로이)
구독자 만명도 안됐던 크리에이터도 구독자 100만 크리에이터와 함께한다면 기회를 얻게 된다. (예) 여행 크리에이터 곽튜브 - 빠니보틀)
개인 대 개인 간 콜라보면 모를까,
기업 대 기업 간 콜라보를 하면서 계약서를 안쓴다는 건, 마치 곰표 맥주가 세븐 브로이랑 콜라보하기로 했다가 곰표가 배신하고 다른 업체랑 같이 맥주 파는 걸 용인하는 것과 같다. (비유가 다소 이상하지만 그냥 들어봄...)
요즘은 LCD 시장이 중국으로 대만으로 많이 밀려났다.
어쩌면 이 사건이 하나의 역할을 한걸지도 모르겠다.
심지어 상장기업인 신화인터텍이 어쩌다 온누리전자의 심기를 제대로 건들였고, 그 승패는 어떠했는지 보기로 하자.
1. 사건의 시작 - 온누리전자의 특허에 대한 신화인터텍와의 상호협력계약 체결
LCD 의 핵심부품은 백라이트.
그 백라이트에 사용되는 것이 바로 광학 필름이다.
광학필름을 제조하는 효성 그룹 계열 회사인 신화인터텍(피고).
광학필름 신제품인 광학복합필름인 X 제품을 개발하여 온누리전자(원고)를 통해 삼성전자에 납품하기 위해,
광학필름 경쟁업체인 온누리전자(원고)와 특허실시계약 (통상실시권 허락 계약) / 제 3자에게의 실시금지계약을 포함한 상호협력계약을 맺고, 그 통상실시권을 특허청에 등록하였다.
이후 그 계약기간은 연장 없이 만료되었고,
계약기간 만료 직전, 신화는 온누리와 아무런 협의 없이 X 제품과 유사 제품을 삼성전자에 납품,
2013.10~2014.2 중국 업체에 수출하였고, 신화의 중국 자회사 역시 2013.10~2013.12 다른 중국 업체에 판매하였다.
이에, 온누리는
계약의 실시조건 조항 및 실시금지 조항을 위반했을 경우의 위약금 조항을 근거로 위약금 청구을 (제 1 소송),
계약 조항의 위반을 근거로 채무불이행으로 인한 손해배상청구 (제 2 소송)을 신화를 상대로 진행하였다.
2. 특허, 실시제품, 계약, 및 소송 경과
752 특허 (제품 특허) - 실시제품: MOP 외 3개 제품과 대비됨, + POM 제품은 '유사 제품'으로 판정됨.
① 발명의 명칭 : 확산 수단이 일체화된 백라이트 유닛용 프리즘 시트 및 그 제조방법
② 출원일/출원번호 : 2007. 2. 1. / 제10-2007-10774호
③ 등록일/등록번호: 2008. 8. 21. / 특허 제10-0854752호
④ 무효심판청구 : 2014. 2. 27. / 무효심판 내 정정청구서 : 2014. 5. 2. / 무효심판 인용심결 : 2015.12.21 /
이후 무효소송에서도 기각판결로 무효심결 확정
무효사유 : 진보성 부정
⑤ 무효소송 이후 정정심판청구일 : 2016. 3. 28 / 정정심판 기각심결 : 2016.6.24 / 이후 무효소송 상고심에서도 기각판결로 2017.06.09 무효 확정
664 특허 (제조방법 특허) - POP 외 4개 제품과 대비됨
① 발명의 명칭 : 백라이트 유닛용 평판형 프리즘 시트 및 그 제조방법
② 출원일/출원번호 : 2006. 11. 1. / 제10-2006-107148호
③ 등록일/등록번호: 2008. 7. 21. / 특허 제848664호
④ 무효심판청구 : 2014. 2. 27. / 정정 X / 무효심판 인용심결 : 2015.12.21 /
이후 무효소송에서도 기각판결로 2017.06.09 무효심결 확정
무효사유 : 진보성 부정
⑤ 무효소송 이후 정정심판청구 : 2016. 3. 28. / 정정심판 기각심결 : 2016.6.24 / 마찬가지로 확정
1심 (소 제기 이후 2022.08.19 판결) - 원고 청구 일부인용
2심 (소 제기 이후 2024.6.27 판결) - 원고 청구 일부인용
3심 (소 제기 이후 2024.11.20 판결) - 피고 상고 기각
3. 4줄 요약 (4. 이하는 자세한 계약 내용, 더 이상 4줄 요약 못하니 아래 참조)
- 위약벌 규정 : 20억 과 같이 정액으로 하는 것 보다는, 원고 연 매출액의 1000% 와 같이 소송기간(약 10년) 을 고려하여 산정하는 것이 필요해보임
- 유효성 보증 규정 : 특허침해소송 및 계약위반소송과는 별개로 판단하므로, 특허권 무효의 항변 / 자유실시의 항변은 전혀 먹히지 않고, 유효성을 보증하는 규정을 계약에 삽입해야 함. 의무자 측에서는 요구하면 좋지만, 권리자 측면에서는 절대 받아들여서는 안되는 규정.
- 손해액 산정 방법 규정 : 부정경쟁방지법 규정을 따른다는 것 보다는, 원고 연 매출액에 한계이익률 10%를 곱한 금액으로 산정한다는 손해배상액의 예정 규정이 필요해보임.
- 민법상 별도의 (특허권의) 권리남용/무효/(사기/착오) 취소/(사정변경/실시불가능을 근거로 한 원시적이행불능) 해제사유 : 생각도 하지 말길 바람...
4. 계약 / 실시권
- 2009.02.27 계약 체결 (계약기간 5년, 만료일 : 2014.02.27, 연장 없이 종료)
- 2012.02.03 통상실시권 설정등록
온누리가 신화에게 계약기간 내 G 및 대만업체에 대한 독점판매권을 부여(3조)
온누리가 신화에게 계약기간 내 통상실시권을 부여(제4조)
신화는 계약기간 중 또는 계약기간 이후 (종기는 없음) X 제품을 G 및 대만업체 외 다른 업체에 판매하기 위한 생산금지의무를 짐 (제6조)
6조 위반시 위약벌금 20억 (12조 2항)
그 외 온누리가 신화에게 상호협력계약 체결 당시 이 사건 각 특허의 유효성을 보증하였다는 등의 특별한 사정은 없음
제1조(목적)
1. 본 계약은 원고 온누리전자가 특허기술로 만든 ‘복합시트’에 대하여 삼성전자와 대만 업체에 대한 독점판매권을 피고에게 부여하고,
피고는 원고 온누리전자의 복합시트를 판매하고 향후 피고가 일부 생산할 수 있는 권리를 가짐에 있어서 필요한 제반사항을 정함을 그 목적으로 한다.
2. 원고 온누리전자의 등록된 관련 특허는 752 특허와 664 특허이다.
제2조(계약의 변경 및 추가)
1. 본 계약은 원고 온누리전자와 피고의 기본적인 계약내용을 정한 것으로 본 계 약과 관련하여 구체적인 거래결과 본 계약의 변경이 필요한 경우에는 원고 온누리전자와 피고가 상호 협력하여 별도의 약정서 또는 합의서를 작성할 수 있 으며, 해당 약정서 또는 합의서는 본 계약과 동일한 효력을 가진다.
제3조(판매권리)
1. 원고 온누리전자는 피고에게 삼성전자와 대만 업체에 대한 ‘복합시트’의 독점판 매권을 부여한다.
피고는 다른 국내회사 및 대만 외의 다른 지역에 대한 판매권 을 가지지 아니한다.
제4조(공동 생산)
1. 제3조 제1항에 따라 피고가 복합시트를 월 10만 장(40인치 기준) 이상 판매하면, 원고 온누리전자는 피고가 복합시트를 생산할 것을 결정하는 경우에 통상실시권을 허여한다.
단, 피고가 생산을 결정하는 경우 피고는 원고 온누리전자에게 즉시 일시에 초기 기술사용료로 10억 원을 지급한다.
피고는 자체시설에서 생산 한 복합시트를 삼성전자와 대만 업체에만 판매하여야 한다.
3. 피고가 공동 생산하는 경우 원고 온누리전자는 복합시트 생산에 필요한 모든 기술지원 등의 협력을 다한다.
4. 피고는 원고 온누리전자로부터 통상실시권을 허여받은 경우 그 이후 매달 삼성 전자 및 대만 업체에 대한 판매물량의 40%까지 ‘복합시트’를 생산할 수 있다.
(이후 조정 합의: 복합시트는 피고와 원고의 공급비율을 8:2를 기본으로 한다)
6. 라이센스에 의한 공동 생산에 대한 계약기간은 5년이며 합의 하에 연장할 수 있다.
제6조(금지 조항)
2. 피고는 계약이 만료되거나 중도 합의 해지하더라도 원고 온누리전자로부터 습 득한 ‘복합시트’ 특허기술을 허락 없이 독자적으로 사용하거나 타인에게 사용하 도록 전달할 수 없으며, 기타 특허권을 침해하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되며 이를 위반 시 손해를 배상해야 한다.
3. 피고는 계약기간 및 계약기간 만료 또는 기타 해지 등 사유가 발생한 이후에도 유사 제품을 생산하여서는 아니 되며 이를 위반 시 손해를 배상해야 한다.
제11조(특약)
1. 계약기간 동안 삼성전자와 대만 업체에 대하여는, 원고 온누리전자는 피고를 통해서만 ‘복합시트’를 공급하며 직접 판매하지 않는다
제12조(기타)
2. 위약벌금 사항 : 본 계약서 3조, 4조, 5조, 6조, 7조, 10조, 11조에 대해 위약사 항이 발생할 시 귀책사유가 있는 당사자는 상대방에게 3개월 이내에 위약벌금 으로 20억 원을 우선 지급해야 한다.
단, 추후 손액이 확정 시 실 손해와 위약 금의 차액은 상호 정산한다.
손해액 산정은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관 한 법률이 정한 손해액 추정 방법으로 할 수 있다
5. 소송 (제 1 소송 - 위약금 청구 소송(1억 인용), / 제 2 소송 - 계약 위반(채무 불이행)에 따른 손해배상 청구 소송, 제 2 소송을 위주로 서술)
소송물
주위적 청구: 상호협력계약이 유효하다는 전제에서 피고에게 주위적으로 계약위반에 따른 손해배상청구
예비적 청구: (상호협력계약의 유무효와 관계없이) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목상 성과무단사용행위에 따른 손해배상청구
(따라서, 동일한 하나의 행위에 대한 선택적 예비적 청구이므로, 주위적 청구에 대한 판단에서 인용된 부분을 초과하는 금액이 인정되는 경우에만, 예비적 청구가 인용)
원고 - 300억 / 1심 - 300억 중 34.3 억만 인용 / 2심 - 나머지 양당사자 모두 항소
압류
(H) 2018.10.10 압류 및 전부명령 약 33억원 3 (= 210,840,588 + 639,192,698 + 2,446,849,882 )
(글로텍) 2022.1.28. 1심 도중 약 34.3억 채권압류 및 추심
2024.1.12 2심 도중 약 28.7억 채권추심포기
6. 손해액 : 약 11억이 손해배상액으로 인정됨 (45억 - 34억)
1) 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우(예) 법인설립등기, 사업자등록증 상 사업목적), 영업상의 손해가 사실상 추정 ( 대법원 96다43119)
(원고의 영업포기 등으로 인하여 늦어도 2013 년경부터는 손해발생의 염려 내지 개연성조차 없다는 취지로 하는 주장은 배척됨)
2) 한계이익으로 손해액을 산정하지 못함
(원칙적으로 제품별 매출원가 판매비와 관리비를 고정비(예) 손익계산서상 감가상각비, 무형자산상각비, 종업원급여)와 변동비로 분류해야 하나, 제품 비용 전체에서 계약 위반된 제품의 비용이 차지하는 비중 등을 산정할 근거가 없음)
3) 손해액인정으로, 매출액 (2230억) * 이익률 (4.37%) = 45억
위반행위일(2013.05.08~2017.05.31) : 약 5개년
(+) 원고 주장 최소 한계이익률 ( 5개년 평균 8.08% (영업이익(매출액-매출원가-판매비-관리비)+감가상각비+무형자산상각비)/매출액) /
(-) 피고 주장 영업이익률 (5개년 평균 3.05%) /
(-) 침해자의 영업능력 등의 기여분 참작 /
(-) 원고 특허권의 진보성 부정 등으로 인한 기여분 참작 /
(-) 원고 및 피고 외 관련 시장에서의 경쟁자의 시장점유율 참작 /
(+) 계약기간 이후 위반 매출 (95%)이 계약기간 내 위반 매출(5%)보다 현저하므로, 계약기간 이후 다른 업체에게 영업이익을 얻을 가능성이 전무하므로, 모든 영업이익을 손해로 참작
4) 공제 항변 : (-) 34억
- 선행판결금(1억) 공제 : 인정
- 소멸시효완성 항변 : 배척
상사소멸시효(5년), 첫 압류 시점인 2018.10.10로 역산한 2013.10.9 이전에 발생한 손해배상청구권 (2013.05.08~2013.10.19 : 손해배상액 * 해당 기간 매출액 / 전체 매출액) 은 선행판결금 공제에 포함되므로, 배척됨
- 상계 항변 : 배척
자동채권1: (계약만료 이후의 기간에 대한 통상실시료 반환 채권) - 선불 일시금이었으므로, 채권 존재의 불인정으로 배척,
자동채권2: (미래나노택의 특허침해 방치로 인한 손해배상채권) - 방치행위가 위법하거나 그로 인해 손해발생이 인정되지 않아 배척
- 전부금(33억) 공제 : 인정
7. 인용된 소송물
원고 - 2024.1.12 약 34.3억 중 채권추심포기로 인해 소송물 중 손해배상액으로 인정된 11억 중 5.6억을 제외한 나머지 5억 4천에 대해 적격 회복되어 인용,
+ 1심에서 추심명령을 송달받기 전까지 이자 및 지연손해금(약 8천만 = 5.6억 * (2년+323일/365일)* 0.05(민법상 이자))만 인용,
나머지 5.6억원은 적격 흠결로 각하
(약 8천만원이 더해진 이유는:
채권압류명령은 제채무자에게 송달된 때에 그 효력이 발생하고
이러한 채권압류의 효력은 종된 권리에도 미치므로 압류의 효력이 발생한 뒤에 생기는 이자나 지연손해금에도 당연히 미치지만
그 효력 발생 전에 이미 생긴 이자나 지연손해금에는 미치지 아니하므로,
추심명령이 송달되기 전까지의 이자나 지연손해금은 원고 승계참가인이 아니라 원고에게 배상해야 함)
원고 승계참가인 글로텍 (2022.1.28. 1심 도중 약 34.3억 채권압류 및 추심권자) /
2024.1.12 2심 도중 약 28.7억 채권추심포기 /
포기로 인해 28.7억원은 적격 흠결로 각하/ 나머지 추심금 5.6억원은 인용
참고
- 계약 해석 내용:
('계약 만료 이후' 의 해석) 무기한의 생산금지 의무를 부과하는 취지라고 볼 수는 없지만
따라서 이와 같은 해석을 전제로 위 각 ( 조항이 반사회적 법률행위 등에 해당한다고 볼 수도 없다
적어도 만료일 이후 3년 4개월이 미처 안되는 기간까지는 의무의 효력이 유지된다고 볼 수 있다.
('유사 제품' 의 해석)
- 유사 제품의 목적 대상은 특허 , 664 의 프리즘 시트 제조방법을 실시한 제품이나 특허의 프리즘 제품
- 유사 제품은 664특허의 프리즘 시트 제조방법을 실시한 제품이나 752 특허의 프리즘 제품과 구조 및 작용 효과가 유사하여 관련 시장에서 그 제품을 대체할 가능성이 있는 제품을 의미
- 특허가 정정된 경우 계약 위반 대상 특허 : 정정 전 특허
1) 이 사건 각 특허가 정정될 경우 이 사건 상호협력계약 의 대상이 된 특허의 내용도 정정 후 특허로 본다는 등의 명시적인 문언이 포함되어 있지 않다.
2) 정정의 소급효 및 특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제한다는 사정만으로, 둘 사이에 정정후 특허를 계약 대상 특허로 본다는 합의가 있었다고 단정하기 어려움
- 이 사건 상호협력계약의 위반 기간( 2013. 5. 8. ~ 2017. 5. 31. ) 이후에 정정이 확정됨
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2009022414344521646
신화인터텍, 온누리전자와 특허협력 MOU - 머니투데이
후면광원장치(BLU)용 광학필름 전문 업체 신화인터텍은 24일 온누리전자와 BLU 광학복합필름 특허 활용 관련 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 신화인터텍은 이번 MOU 체결에 따라 광학필름 신제
news.mt.co.kr
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